Heeft u een nieuwe naam bedacht voor uw (nieuwe) onderneming? Houd rekening met de merk- en handelsnaamrechten van anderen! Zorg daarnaast dat u eventuele afspraken over het gebruik van andermans merk- of handelsnaam goed op papier zet.
Learning the hard way
MKB Brandstof heeft hierin een harde les geleerd. Eind 2015 was MKB Brandstof voornemens haar bedrijfsnaam te veranderen naar de naam “Tom”. Dit onder andere vanwege landelijke reclamecampagnes waarin de fictieve figuur “Tom de Ridder” de hoofdrol speelde. Door de reclamecampagnes heeft deze naam veel bekendheid verworven.
Tom vs. TomTom
In opvolging van dit voornemen liet MKB Brandstof een merkenonderzoek uitvoeren om te achterhalen of een (soort)gelijke naam als Tom voor (soort)gelijke diensten als die van MKB Brandstof niet al geregistreerd en dus beschermd was. Uit dit merkenonderzoek kwam naar voren dat de naam een conflict met TomTom, zoals bekend van de navigatiesystemen, zou kunnen opleveren.
Om de naam “Tom” mogelijk tóch te kunnen gebruiken, zocht MKB Brandstof contact met TomTom. Intussen zette MKB Brandstof de voorbereidingen van de rebranding al wel in gang.
De verkeerde route
Tijdens de onderhandelingen stelde TomTom voor om een zogenoemde ‘co-existentieovereenkomst’ te sluiten, waardoor MKB Brandstof gebruik zou kunnen maken van de naam “Tom”. Althans, dat dacht MKB Brandstof.
MKB Brandstof kwam er echter te laat in de onderhandelingsfase achter dat zij op grond van de overeenkomst tussen haar en TomTom alléén gebruik mocht maken van het door TomTom goedgekeurde “Tom”-logo. Desondanks tekende zij de overeenkomst wel, omdat zij live wilde gaan met de rebranding.
Het gebruik van de naam Tom als nieuwe bedrijfsnaam door MKB Brandstof, waaronder het gebruik van dit woord op de website www.tom.nl en het noemen van dit woord in reclamecampagnes, was dan ook in strijd met de overeenkomst. TomTom ontbond de overeenkomst en startte een procedure wegens merkinbreuk.
Contractbreuk en merkinbreuk
De rechtbank Den Haag had geen oren naar het argument van MKB Brandstof dat zij een andere bedoeling had gehad met de overeenkomst. De bedoeling van MKB Brandstof dat zij zowel het “Tom” logo als de naam Tom wilde gaan gebruiken voor haar bedrijf had vóór het sluiten van de overeenkomst duidelijk moeten zijn voor TomTom. Daar was volgens de rechter geen sprake van. De rechtbank oordeelde dan ook dat TomTom de overeenkomst rechtmatig had ontbonden.
Omdat TomTom het gebruik van haar merknaam niet meer hoefde te dulden vanwege de ontbinding van de co-existentieovereenkomst, pleegde MKB Brandstof inbreuk op het merkenrecht van TomTom. MKB Brandstof mag naast haar eigen proceskosten dan ook de volledige (!) proceskosten à € 18.206,69 (dit is gebruikelijk in IE-zaken) van TomTom betalen. Daarnaast hangt MKB Brandstof nog een fikse schadevergoeding boven het hoofd.
Advies
Deze uitspraak laat zien dat u er goed aan doet vooraf te controleren of de door u gekozen bedrijfs- of productnaam niet al in gebruik is. Indien dit het geval is en u tóch gebruik wenst te maken van de naam, is het raadzaam advies in te winnen bij een jurist die gespecialiseerd is in het merkenrecht om u te ‘navigeren’.