Door een merkregistratie kan een merkhouder anderen verbieden gebruik te maken van zijn merk, maar hij kan anderen óók verplichten om zijn merk te gebruiken. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 oktober 2018 waarin de rechter oordeelde over een geschil tussen Radio 538 en de Stichting Nederlandse Top 40 (hierna: ‘Stichting’).
Licentieovereenkomst tussen partijen
De Stichting is merkhouder van de merknaam Top 40 en stelt wekelijks de Top 40 hitlijst samen. Radio 538 is een radiozender die de Top 40 hitlijst al 25 jaar uitzendt op vrijdagmiddag tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Ten behoeve van deze uitzendingen is tussen partijen een licentieovereenkomst gesloten. In deze licentieovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat Radio 538 verplicht is de Top 40 Hitlijst uit te zenden op vrijdagmiddag tussen 14:00 uur en 18:00 uur, waarbij Radio 538 ook gebruik dient te maken van de merknaam Top 40. De licentieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2018.
Vordering tot nakoming licentieovereenkomst
Op 24 september 2018 plaatste Radio 538 een bericht via sociale media waarin stond vanaf november via haar reguliere radiozender de 538TOP50 uit te gaan zenden in plaats van de Top 40 hitlijst. De Top 40 hitlijst zou nog wel online te beluisteren zijn.
Naar aanleiding van dit bericht heeft de Stichting Radio 538 erop gewezen dat zij zich aan de licentieovereenkomst diende te houden en de Top 40 hitlijst tot en met 31 december 2018 moet blijven uitzenden via de reguliere radiozender van Radio 538.
Oordeel rechtbank Amsterdam
De rechter heeft de Stichting in het gelijk gesteld. De redenering van de rechter kan als volgt worden geïnterpreteerd. De verplichting tot het gebruik van de merknaam Top 40 is inherent aan de verplichting tot het uitzenden van de Top 40 hitlijst. Structurele wijzigingen van het uitzenden van de Top 40 hitlijst hebben gevolgen voor het verplichte gebruik van de merknaam en kunnen, in het licht van de totstandkoming van de overeenkomst en de feitelijke invulling ervan, de Top 40 hitlijst wordt immers al 25 jaar via de reguliere radiozender van Radio 538 uitgezonden, alleen plaatsvinden met instemming van beide partijen.
Conclusie
Radio 538 zal tot en met 31 december 2018 de Top 40 hitlijst moeten uitzenden en het merk Top 40 moeten gebruiken.
Meer weten over licentieovereenkomsten of het merkenrecht? Neem contact op met Frédérique Kuiper.